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做好知识产权保护

远离侵权

你需要知道--可变状态下的专利如何申请


前有三星侵犯苹果外观设计专利5.33亿美元天价赔偿,后有路虎、陆风外观专利鏖战数年,再到中国专
 
利法最新的修法草案,无不表现出对于外观设计保护的高度关注。
 
 
 
随着商业经济的发展,产品品类的丰富多元,消费者对于产品的外观也愈发挑剔。外观设计专利的商业
 
价值日益体现。
 
状态可变化产品,即在不同使用状态下,涉案产品呈现出不同的外观状态。如玩具“变形金刚”,可以
 
呈现出人物、汽车两种状态;又如沙发床,可以呈现出沙发和床两种状态;折叠儿童车,可以呈现出童
 
车及折叠后的箱体造型等等。这种外观状态可变的产品随处可见。
 
 
对于这类状态可变的产品,应该在申请专利时如何布局,才能够一方面有利于后期狭路相逢,拔剑维权
 
,二方面充分保护创新成果,让竞争对手难以规避,三方面防止竞争对手获得启示,捡漏二次布局其他
 
外观设计专利呢?
 
这些问题具体如下:
 
(1)如果公司A拥有一件外观设计专利权,仅包含一个变化状态1,而公司B生产制造了一款在外观上与A
 
几乎完全一样的产品,但是公司B的产品不仅具有变化状态1,还有变化状态2,公司B是否侵犯公司A的专
 
利权?
 
 
(2)如果公司A拥有的一件外观设计专利权,包含变化状态1、2,而企业B生产制造了一款在外观上与A
 
几乎完全一样的产品,但是企业B的产品仅具有变化状态1,不可变化为变化状态2,企业B是否侵犯专利
 
权人A的专利权呢?
 
 
(3)如果公司A设计研发了一款具有多种可变状态的产品,到底该如何申请专利?如下图的三种外观设
 
计专利申请策略,策略一(申请专利1、2、3)、策略二(申请专利1、专利2)、策略三(各种变化状态
 
放在一起仅申请1件专利),哪一种更有利于保护公司A的创新呢?
 
 
回答上述疑问,归根到底在于,对于包含变化状态的外观设计,保护范围到底如何确定?为了探寻答案
 
,我们先披露下相关无效决定和案例。
 
    
 
01
 
    
 
案例1:沙发床,外观设计无效案[1]
 
 
「基本案情」:专利号ZL02370766.6、专利名称为“沙发床(普士)”的外观设计专利,公开了一种床
 
,专利文本中的全部视图如下,示意出了该产品的沙发和床的两种使用状态。
 
 
「案件结果」该无效案先后经历了无效(全部无效)、一审行政诉讼(维持无效决定)、二审行政诉讼
 
(驳回上诉,维持原判),历时两年半,原被告双方基于该专利商业上的博弈不可谓不焦灼。专利权最
 
终被宣告无效,且历经两审最终宣告维持原复审委的无效决定有效。细察该案在司法审查程序中的争议
 
焦点及法院的判案思路,给我们不少启示。
 
「案件启示」
 
外观设计视图的命名疏忽,设计思路白白捐献给公众。
 
相比发明、实用新型,外观设计的申请,往往被专利代理人视为“技术含量”最低的工作,然而,看似
 
简单的工作,却字字珠玑。“使用状态参考图”还是“使用状态图”,区别何在?
 
仔细查看该专利授权公告文件可知,其主视图、俯视图、左视图、仰视图中所表示的产品均为一张床,
 
因此,本专利的保护范围即为这些视图中所表示的床的外观设计。然后该专利文件中还同时提供了“使
 
用状态参考图1-3”,该图展示该产品作为“沙发”的使用状态。
 
在该专利的无效决定中(决定号:WX8897),国家知识产权局专利局复审和无效审理部认为:
 
“对于具有变化状态的产品,如果申请人欲保护该产品的各种变化状态,应当提交表示该产品的各种变
 
化状态的主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和/或仰视图,并以阿拉伯数字对各视图名称进行编
 
号,因此,对于具有变化状态的产品的外观设计权的保护范围的确定,应当以该专利中所有标注有主视
 
图、后视图、左视图、右视图、俯视图和/或仰视图的视图为依据。”
 
同时在该案行政诉讼二审判决书中亦记载:
 
“虽然从专利的名称‘沙发床’以及本专利中所示的使用状态参考图可知,本外观设计专利的产品可以
 
具有沙发和床两种使用状态,但其沙发状态的部分视图仅出现在‘使用状态参考图’中,而未根据专利
 
法、专利法实施细则及《审查指南》的规定以‘主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图和仰视图’
 
的形式出现,因此,应当理解为申请人在提出本专利申请之时即并不要求保护该外观设计产品作为沙发
 
的外观设计”。“该无效宣告审查程序中,使用状态参考图通常仅用于理解被比设计的使用方法或者用
 
途以确定产品类别,不应当作为判断是否与在先设计相同或相近似的依据。”
 
可以看出,针对状态可变外观设计专利权利范围的确定,国家知识产权局和法院的观点是一致的,即对
 
于有不同使用状态的外观设计产品,如果想要保护一个可以有多种变化状态的产品,应当在递交专利申
 
请时,在外观设计的视图中包括多个使用状态,若是未包括多个使用状态或仅将多个使用状态作为“参
 
考图”递交,则在确定外观设计保护范围时,多个使用状态不予考虑。
 
在本案中,专利申请时将沙发的这一变化状态以“使用状态参考图”放在了专利申请文件中,所以,被
 
法院确定为该“使用状态参考图”不构成保护范围的一部分。在保护范围上仅仅保护了床这一种外观产
 
品造型。这种可变造型的沙发床的设计,可以说是免费捐献给了公众,不得不说是申请策略上的失误。
 
那么,在本案中,如果该外观设计专利的视图中是将“使用状态参考图1-3”去掉“参考”二字,作为使
 
用状态图,又会有怎样的影响呢?带着疑问,我们来看案例2。
 
    
 
02
 
    
 
案例2:玩具刀,外观设计侵权案
 
「基本案情」专利号为ZL201030140981.2、名称为“玩具刀(疾影)”的外观设计专利公开了一种玩具
 
刀。涉案专利各视图显示,该专利为刀型玩具,刀刃固定在刀身上,可拆分将刀柄固定在刀身上,向下
 
折叠变化为手枪型。
 
 
 
(涉案产品)
 
本案与案例1的相似之处在于,视图中也给出了产品的刀和手枪型两种状态。其不同之处在于,对于手枪
 
型的变化状态在案例2的专利文件中被列为“使用状态图”,少了“参考”二字。
 
「案件结果」在本案中,法院认为:“涉案专利主视图、俯视图、后视图、仰视图、左视图、右视图与
 
立体图为一武器刀型设计,使用状态图为一类似手枪型设计。被控侵权产品是一武器刀型设计,其刀刃
 
与刀身不可拆分,刀柄不可折叠,亦即其外观形态不可变化。被控侵权产品与涉案专利相对比,其与涉
 
案专利使用状态图呈现的手枪型设计区别明显,并未构成相同或者相近似的设计,至少被控侵权产品与
 
涉案专利的使用状态图并不相同或相近似,因此,被控侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围,并未
 
侵害涉案专利权。” [2]
 
「案件启示」
 
启示1:如果涉案外观专利权包含某可变状态,而涉案产品不包含该可变状态,则涉案产品不侵权。
 
启示2:对于包含变化状态的产品,在外观设计申请时,要慎重考虑是否放入“变化状态图”。因为,加
 
入的“变化状态图”使得保护范围发生了根本变化。
 
案例1是由于错将“变化状态图”列为“变化状态参考图”,导致变化状态“沙发”状态未被考虑入保护
 
范围,最终导致案件轻易被无效,而且“沙发”状态设计思路还白白捐献给了社会公众。案例2则刚好相
 
反,在申请时盲目将变化状态视图列入,则相当于变相缩小了外观设计专利权的保护范围,被仿冒者轻
 
易规避,诉讼环节根本无法维权。
 
结合上述案例分析及相关法律法规规定,对于本文开头提出的关于可变状态外观设计的保护问题,我们
 
初步得出了以下结论:
 
1、使用状态参考图,不能用于确定变化状态产品外观设计专利的保护范围,在无效确权环节,亦不作为
 
考虑创造性、新颖性的设计特征;在诉讼环节的侵权比对,使用状态参考图与涉案产品,也无需做比对
 
 
2、对于表示变化状态的视图,如状态图1/2/3......、使用状态变化图1/2/3等等,均构成专利保护范围
 
的一部分,不同的状态视图,共同构建了外观设计特征群,勾画出保护范围的边界。对于一件包括多个
 
变化状态的外观设计,只有涉案产品全面覆盖了所有视图,才构成侵权;
 
3、根据外观设计侵权比对原则和思路,进一步延伸思考,对于状态可变产品,在判定侵权时,应将涉案
 
产品的任一状态(无须全部状态)与涉案外观设计专利比对,如果有一个状态侵权,涉案产品即构成侵
 
权。[3]
 
由此可见,在面对一款状态可变的产品时,在相应的外观申请时加入变化状态图,是一把双刃剑。
 
弊:在外观设计申请时,由于专利文件中包含了变化状态图,而涉案产品虽然抄袭了涉案专利,但是由
 
于涉案产品状态不可变(即仅覆盖了其一个状态),最终被判不侵权。案例2中,如果该专利权人在外观
 
专利申请时,同时再申请一件完全一样但是不包括该可“向下折叠”变化状态的视图的外观设计专利,
 
本案的审判结果,则可能会完全不同。对于包含有变化状态的产品,在外观设计申请环节,不当加入变
 
化状态图,不仅可能会导致在市场竞争环节根本无法维权。同时,这也给同行竞争对手改造、仿冒提供
 
了做规避设计的启示。
 
利:对于一件仅包含一种状态的外观专利申请,可能会由于设计简单,相比现有设计相同或无实质性差
 
异,而导致不符合专利创造性的审查标准而无法取得授权,那么在增加了变化状态视图后,虽然限缩了
 
保护范围,但是却提高了授权概率和权利稳定性。反思案例1,如果该专利申请时,将“变化状态参考图
 
”作为“变化状态图”列入,则在无效环节大大提高了被无效的难度。
 
那么,对于可变状态产品如何申请外观设计的问题,我们的建议如下:
 
1、如果一款新产品,包含的几种变化状态,经分析判断每一种单独的状态,整体视觉上均具有实质性授
 
权条件,那么,建议每一种单独的状态申请一件外观设计专利,这样的保护范围最大。这样,竞争对手
 
做出来的产品不管是仅有一种状态,还是同时包括了2种以上状态,均会构成侵权。区别仅在于,侵犯的
 
是一件还是数件外观设计专利权。
 
例如,案例2的“玩具刀(疾影)”外观设计,如果当初权利人申请了两件外观设计专利(如下图)。这
 
样无论仿冒者生产制造的产品是可折叠(侵犯专利2),还是不可折叠(侵犯专利1),都将落入专利1或
 
2的保护范围。案例2中的涉案产品也将因为专利2的存在而难逃侵权之责。
 
 
2、如果一个产品,包括两种变化状态,其中一种使用状态A与现有设计相同或仅有较小差别,另外一种
 
使用状态B整体视觉上具有明显的区别,建议将使用状态B,单独申请一件外观设计;使用状态A与使用状
 
态B一起申请另外一件外观设计。试想,在案例1中,如果专利权人,在申请时将“沙发”状态的视图作
 
为该外观设计的一部分,则专利稳定性将大大提高。
 
3、如果一个产品,包括两种变化状态A、B,单独看使用状态A或使用状态B,与现有设计相同或仅有细微
 
差别,但是并没有一种现有设计同时包含有使用状态A和使用状态B的外观设计,那么建议申请一件外观
 
设计,同时包括使用状态A和使用状态B。
 
例如,案例1中,对于该沙发床专利,单独来看,该专利中设计的沙发和床,都很有可能在现有设计中,
 
已经公开(此处只是假设,为方便分析案情),那么在申请时,如果盲目为了扩大保护范围,申请仅包
 
含使用状态A或使用状态B之一的外观设计专利,那么即使授权,在后期的维权诉讼对抗中,也很容易被
 
无效掉。在无效程序中,实用新型和发明专利,还可以通过缩小保护范围,争取一个保护范围较小的权
 
利,而外观设计几乎没有修改的余地。所以,这种情况下,建议在申请时,将沙发和床均作为“使用状
 
态图”放在一件专利中申请。
 
更多种变化状态的,以此类推。需要补充的是,上述建议是基于专利申请人或者专利代理人/专利律师,
 
在外观设计专利申请之前,对于本领域的现有设计情况,有比较清晰的把握,否则谈申请策略都只是空
 
中楼阁。
 
产品外观设计已然成为企业较量和角逐的战场,前有三星侵犯苹果外观设计专利5.33亿美元天价赔偿,
 
后有路虎、陆风外观专利鏖战数年,再到中国专利法最新的修法草案,无不表现出对于外观设计保护的
 
高度关注。然而企业却因申请策略的失误,为他人做嫁衣的现象屡见不鲜。重视外观设计保护,切莫大
 
意失荆州!
 
参考文献:
[1]北京市高级人民法院,民事判决书(2008)高行终字第9号
[2]北京知识产权法院,民事判决书(2016)京73民初219号
[3]在2017年第62期,国家知识产权局官墨蓝就“外观设计专利的侵权判定与专利文献”的讲座


                                                                                                                                                                                                                   源:商标案例
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